Capítulo 27 - Contratos de licencias y mantenimiento de software

27.8.1 Determinación del tipo adecuado de titularidad de la P.I. para el Commonwealth

El organismo debe especificar en el pliego de condiciones el tipo de acuerdo de titularidad de P.I. que pretende y si los términos y condiciones de P.I. son negociables. Este enfoque puede reducir la probabilidad de que se produzcan protestas, así como los gastos y el tiempo que el organismo y el proveedor dedican a negociar los derechos de propiedad intelectual. El acuerdo de titularidad de la P.I. debe seleccionarse después de examinar detenidamente las opciones disponibles para el Commonwealth y determinar qué opción de titularidad se adapta mejor a las necesidades comerciales del organismo o al proyecto IT .

Abordar las cuestiones relativas a la titularidad de la propiedad intelectual durante la fase de solicitud ayuda a garantizar la igualdad de condiciones para el Commonwealth y los posibles proveedores.

En los casos en que un organismo, tal como se define en el párrafo 2.22006, esté contemplando la posibilidad de adquirir productos de software, servicios y productos conexos para los que pueda ser necesaria la titularidad de la propiedad intelectual, el organismo debe considerar si los beneficios de la titularidad total superarán los costos. Los organismos deben tener en cuenta: (1) el costo de la propiedad intelectual, (2) el costo de los acuerdos alternativos de propiedad intelectual, como un acuerdo de licencia con el proveedor, y si se puede obtener un derecho de licencia suficientemente amplio, (3) el número de usuarios potenciales de la propiedad intelectual, y (4) los riesgos potenciales asociados con la titularidad de la propiedad intelectual, incluidas las posibles demandas por infracción de derechos de autor y patentes de propiedad intelectual, así como el soporte y mantenimiento futuros. Si un organismo insiste en la titularidad total de la P.I. sin que se conceda ninguna licencia al proveedor, es posible que se disuada a los proveedores de presentar una propuesta, lo que podría aumentar el importe total de un contrato.

La norma para la mayoría de los titulares de propiedad intelectual es que el proveedor conserva la propiedad de la propiedad intelectual y el cliente obtiene una licencia perpetua y no exclusiva. A continuación se analizan algunas de las diferentes configuraciones de licencias/propiedad:

• La agencia/Commonwealth es propietaria de la propiedad intelectual con una licencia para el proveedor: la Commonwealth o la agencia son titulares de la propiedad intelectual que es objeto del contrato de IT . La agencia concede al proveedor una licencia para utilizar la P.I. desarrollada en virtud del contrato con otros clientes, para crear obras derivadas y para autorizar a otros a utilizar la P.I. La licencia concedida al proveedor otorga al proveedor derechos equivalentes a la propiedad y mitiga la preocupación del proveedor por renunciar a la titularidad de la propiedad intelectual.

• El proveedor es propietario de la propiedad intelectual con una licencia concedida a la Commonwealth (o a la agencia): el proveedor conserva la propiedad de la propiedad intelectual, pero proporciona a la Commonwealth (o a la agencia) una licencia para utilizar la propiedad intelectual. Este acuerdo tiende a ser favorecido por los proveedores, ya que les facilita el uso de la P.I. en proyectos para otros clientes. El proveedor puede conceder a la agencia una licencia equivalente a la propiedad en términos de la amplitud de los derechos. El beneficio para la agencia o el Commonwealth de este acuerdo es que la agencia no DOE tener que asumir las cargas de la propiedad de la propiedad intelectual, incluida la posibilidad de demandas por infracción de derechos de autor.

• El Commonwealth o la agencia son propietarios de la propiedad intelectual sin licencia para el proveedor : el Commonwealth o la agencia son propietarios de la propiedad intelectual que es objeto del contrato de IT , y el proveedor no DOE conservar una licencia sobre el software para utilizar la propiedad intelectual para otros clientes o fines. Los proveedores rechazan este tipo de acuerdo, ya que desean conservar su propiedad intelectual y cualquier ingreso futuro. Los proveedores cobrarán precios más altos para compensar el valor de la titularidad de la propiedad intelectual. Sólo unos pocos proveedores estarían dispuestos a aceptar este tipo de acuerdo de propiedad, reduciendo así la competencia y aumentando los precios.

• Propiedad conjunta entre el Estado y el contratista: el Commonwealth y el proveedor reclaman la propiedad conjunta de la propiedad intelectual. La titularidad conjunta puede crear una oportunidad para que tanto el Commonwealth como el proveedor se beneficien de los ingresos generados por la redistribución de la propiedad intelectual a otros Estados o entidades. Ambas partes deben evaluar todas las posibles cuestiones relativas a la indemnización de la propiedad intelectual y a la infracción del derecho de autor y determinar cómo pueden tratarse adecuadamente en el contexto de la copropiedad.