Capítulo 27 - Contratos de licencias y mantenimiento de software

27.5.6 Quiebra de proveedor

Todos los acuerdos de licencia deben redactarse teniendo en cuenta el riesgo de insolvencia o quiebra del proveedor/licenciante, en particular en el caso de los programas informáticos de misión crítica. Las disposiciones específicas del Código de Quiebras de los Estados Unidos están diseñadas para proteger los derechos de los licenciatarios de propiedad intelectual en caso de quiebra de un licenciante.

La Sección 365(n) del Código de Bancarrota otorga a un deudor (aquí, el licenciante) el derecho a ejercer su juicio comercial para determinar cuáles de sus contratos "asumirá" (o continuará ejecutando), y cuáles "rechazará" (o violará las reglas de bancarrota), siempre que los contratos se consideren "ejecutorios". Un contrato se considera comúnmente "ejecutable" si las obligaciones tanto del deudor como de la parte no deudora en el contrato "están tan incumplidas que el hecho de que cualquiera de ellas no complete el cumplimiento constituiría un incumplimiento sustancial que excusaría el cumplimiento de la otra". Por lo general, una licencia no exclusiva impone suficientes obligaciones salientes a cada parte para que se considere que encaja dentro de esta definición de "ejecutoriedad". El artículo 365n) permite al licenciatario conservar la mayoría de sus derechos contractuales antes e incluso después de que el deudor haya rechazado la licencia. El apartado n) del artículo 365permite al licenciatario elegir, mediante notificación al deudor, si desea que el deudor siga cumpliendo sus obligaciones o que entregue la posesión de la propiedad intelectual al licenciatario. Además, el artículo 365n) prohíbe al deudor interferir en los derechos del licenciatario previstos en el contrato. Tras el rechazo de la licencia por el deudor, el licenciatario podrá optar por i) dar por terminada la licencia y presentar una demanda por daños y perjuicios contra el patrimonio del deudor o ii) conservar su derecho a utilizar la propiedad intelectual a cambio del pago de todas las regalías adeudadas durante la vigencia de la licencia y una renuncia a todos los derechos de compensación que pueda tener frente al deudor. El apartado n) del artículo 365también protege los derechos del licenciatario en virtud de un "acuerdo complementario" a la licencia, como un acuerdo de custodia de tecnología de terceros.

Para proteger al Estado Libre Asociado bajo la Sección 365(n) del Código de Bancarrota, el contrato debe estipular lo siguiente:

• Las licencias otorgadas en virtud de la licencia del proveedor se consideran "propiedad intelectual" tal como se define en la Sección 101(35A) del Código de Bancarrota, y que el licenciatario conservará y podrá ejercer plenamente sus derechos en virtud de la Sección 365(n) en caso de quiebra del licenciante.

• El Commonwealth (licenciatario) debe tener un derecho actual para usar y reparar la propiedad intelectual y para realizar trabajos derivados a partir de la fecha de entrada en vigor de la licencia, incluso si el Commonwealth no está actualmente en posesión del código fuente.

• El acuerdo debe incluir suficientes obligaciones continuas por parte del licenciante y del licenciatario para que la licencia se considere "ejecutoria" en caso de declaración de bancarrota. Entre los ejemplos de obligaciones ejecutorias cabe citar la obligación del licenciante de notificar al licenciatario las demandas por infracción de patentes y de defenderlo contra las reclamaciones por infracción; así como indemnizaciones y garantías.

• Si es posible, cree acuerdos separados para: (i) marcas comerciales y nombres comerciales, que no caigan dentro de la definición de "propiedad intelectual" del Código de Bancarrota; y (ii) obligaciones positivas impuestas al licenciante, tales como servicios de mantenimiento y soporte, para los cuales la Sección 365(n) no DOE autorizar al licenciatario a retener derechos. Si en el acuerdo se incluyen servicios de mantenimiento y soporte, se detallará por separado la parte de los honorarios pagaderos por el licenciatario que corresponda a estas obligaciones y se estipulará que dichos honorarios se reducirán o eliminarán si el licenciante deja de prestar los servicios.

• Incluya una declaración de que el hecho de que el licenciatario no haga valer sus derechos a los beneficios previstos en la Sección 365(n) no se considerará una rescisión del acuerdo en caso de que sea rechazado por el licenciante.

• Crear un acuerdo de custodia de tecnología separado (con referencias cruzadas al acuerdo de licencia) por el cual el licenciante debe proporcionar el código fuente de toda la propiedad intelectual, incluidas las actualizaciones y modificaciones, a un agente de custodia de terceros. Además de las disposiciones y requisitos de auditoría relativos al almacenamiento y mantenimiento del software, el acuerdo de custodia debe indicar que se trata de un "acuerdo complementario" a la licencia, según lo dispuesto en la Sección 365(n) del Código de Quiebras, y especificar las condiciones de activación para la liberación automática del código fuente al licenciatario. como el cese de las operaciones comerciales o la falta de soporte del proveedor para la propiedad con licencia.